元聚原创 | 新设备同时申请两种专利，若发明被驳回，那已获得授权的实用新型还有效吗？
日期：
2022-01-24
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根据《专利法》第九条规定：同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。也就是说，专利申请人可以就同一发明创造在同日提出两项专利申请，并得到更充分的权利保护。
但是，如果出现实用新型专利获得了授权，但发明专利被驳回，此时原来已被授权的实用新型专利还有效吗？孙希贤系涉案专利号为ZL200920242493.4、名称为“绿化箱”的实用新型专利权人。孙希贤就相同技术方案与涉案专利同日提交了申请号为200910167865.6、名称为“绿化箱”的发明专利申请，但该申请因不具备创造性而被驳回。朗汀公司通过网络销售、许诺销售被诉侵权产品。经比对，被诉侵权产品与涉案专利权利要求1-3、5记载的技术特征相同，与涉案专利权利要求4记载的技术特征等同。二审期间，朗汀公司又向法院补充提交了实用新型专利权评价报告，该报告结论为：涉案专利权利要求2、3、5（箱体垂直截面为长方形）具备新颖性；权利要求1、4、5（箱体垂直截面为梯形）、6、7不具备专利新颖性；权利要求1-7不具备创造性。一审法院认为，朗汀公司实施了侵权行为，但由于涉案专利保护期在判决时届满，故仅判决其赔偿孙希贤经济损失及维权合理开支共计6万元。二审法院则认为涉案专利不属于专利法保护的“合法权益”，遂撤销原判，驳回孙希贤的诉讼请求。本案双方当事人对朗汀公司被诉侵权产品的技术方案落入了涉案专利范围这一事实不持异议，故争议焦点主要在于孙希贤持有的涉案专利是否享有专利权。对此，一审法院认为：孙希贤是涉案专利的权利人，其依法缴纳了专利年费，其专利权在保护期内应受法律保护。朗汀公司在涉案专利的保护期内实施了制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为。根据本案查明的事实，被诉侵权产品的技术方案落入了涉案专利的保护范围。故朗汀公司的行为属于专利侵权行为，其应承担相应的侵权责任。二审法院则认为：专利权合法有效且权利相对稳定是专利权依法获得保护的前提。对于明显或者有极大可能不符合专利法规定的授权确权条件的技术方案，且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的，如果仍然支持其禁止他人实施，则显失公平且亦有悖专利法的立法目的。对于同一申请人同日分别申请发明和实用新型专利权的同一技术方案而言，由于实用新型专利申请可以不经实质审查就授予专利权，而发明专利申请必须经过实质审查才会被授予专利权，故可能出现同一技术方案在发明专利申请审查过程中可能被认定为不符合授权条件而被驳回或修改，但在实用新型专利权申请过程中却获得了授权的现象。在这种情况下，发明专利申请的审查结论是否影响到实用新型专利权的保护，需要根据具体情况做具体分析：（1）如果申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论，或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件以及因缺乏新颖性被驳回的，通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，并可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。（2）如果相同技术方案的发明专利申请是被认定不具备创造性而驳回的，则应适当考虑发明专利和实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同，则发明专利申请的授权结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。也就是说，如果相同技术方案的发明专利申请是因为被认定不具备创造性而驳回的，而该技术领域对发明专利和实用新型专利的创造性要求不同，且该技术方案满足该技术领域对实用新型专利的创造性要求的，该实用新型专利继续有效。反之，则会影响该实用新型专利的效力。本案中，孙希贤同日向国家知识产权局提交权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经实质审查认为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性，权利要求1、4、5不具备新颖性，且孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求，可见，孙希贤认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上，而本案中，权利要求2、3被同一份对比文件认为不符合创造性，故本案并不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外，国家知识产权局出具的评价报告也证明了涉案实用新型专利权效力不稳定。在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案，则其不属于专利法保护的“合法权益”。二审法院最终以涉案实用新型专利全部权利要求明显或者具有极大可能不具备新颖性或创造性，以及涉案实用新型专利目前已过有效保护期为由，认定涉案实用新型专利不属于专利法保护的“合法权益”，并驳回孙希贤的全部诉讼请求。
1.考虑到发明专利需要经过实质审查才能取得授权，申请周期较长，有需求的企业可以考虑依据《专利法》第九条规定就同一发明创造在实用新型专利和发明专利两项专利申请，以取得更充分的权利保护。
2.由于外观设计专利和实用新型专利可以不经实质审查取得授权，所以实践中被诉侵权人一般会先提起专利无效程序，并以此请求法院中止专利侵权案件的审理。为避免过分延长诉讼周期，专利权人可在取得实用新型专利后办理专利权评价报告。