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【原创】OEM模式下的专利权属之争

日期: 2018-08-13
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导读

由于劳动力用工成本的增加,现越来越多的科技型企业通常只保留研发与市场部门,而将生产外包给代工厂完成。在此商业模式下,如果委托加工合同中对于知识产权的归属没有约定或约定不明确,那么就会存在相应的法律风险。比如,外包企业的研发设计没有申请专利,而代工工厂得到外包企业的相关技术图纸后自行申请了专利,外包企业继而向法院起诉要求确认该专利权归属外包企业所有,那么该诉求会否得到法院支持?我们通过一个案例来对此问题进行分析。



案 情 概 述
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2002年5月和2003年1月间,柯林设计公司(以下简称柯林公司)受Brenner国际公司委托设计了名称为板状油漆刷的涂刷工具,Brenner国际公司支付了相应的报酬给柯林公司,产品设计图纸及光盘均为Brenner国际公司所拥有。陆建新曾于2002年期间收到过Brenner国际公司邮寄的油漆平板刷装配图纸、平板刷实物以及相关的涂刷工具配件等物品。2002年6月至2003年5月间,Brenner国际公司与陆建新任法定代表人的宁波保税区亨迪国际贸易有限公司(以下简称亨迪公司)和宁波市江北欧强工具有限公司(以下简称欧强公司)发生了包括平板刷在内的涂刷工具贸易往来,亨迪公司根据Brenner国际公司的订单委托要求,加工了相关的涂刷工具,并将产品运至Brenner国际公司,Brenner国际公司支付了相关的报酬。根据双方订单的约定,Brenner国际公司委托亨迪公司加工的产品及模具所有权人为Brenner国际公司,亨迪公司不能用于其他目的或客户。陆建新于 2003年2月17日申请了外观设计专利,2003年9月17日授权公告,专利公报上的视图为产品实物拍摄照片。

Brenner国际公司认为其是涉案专利的设计人,涉案专利应归属于他,故诉至宁波市中级人民法院,请求判令专利号为03327550.5的外观设计专利权归其所有。陆建新认为专利是其自行设计,通过当地的模具市场专人提供制图,但至二审其仍无法提供设计图纸的原件。陆建新申请的“平板刷”外观设计专利产品形状与Brenner国际公司提供的“板状油漆刷”设计图纸上的产品形状基本一致。

法 院 判 决
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宁波市中级人民法院一审判决驳回了Brenner国际公司的诉讼请求,随后Brenner国际公司上诉至浙江省高院。

浙江省高院审理后认为:Brenner国际公司提供了从图纸、光盘到柯林公司的信函、设计资料、证明再到设计费发票,已经形成了比较完整的证据链,在陆建新不能提供相反证据的情况下,对这些证据应予认定。根据这些证据的内容,可以认定2002年5月和2003年1月间,柯林公司受Brenner国际公司委托设计了名称为板状油漆刷的涂刷工具,Brenner国际公司支付了相应的报酬给柯林公司,产品设计图纸及光盘均为Brenner国际公司所拥有。但在此情况下,Brenner国际公司是否就能取得涉案专利权?我国专利法规定专利权授予最先申请的人,发明人或设计人有在专利文件中写明自己是发明人或者设计人的权利。同时,对于专利权的归属,专利法第六条仅规定了“职务发明和非职务发明”以及“利用本单位的物质技术条件完成的发明创造”的情形下专利权属的认定,而本案显然并不属于法律明确规定的上述两种情形。况且,Brenner国际公司作为一家美国公司,就涉案设计在我国并未申请过专利。

因此,在我国专利授权的先申请原则和地域性的前提下,Brenner国际公司在本案中直接以其是涉案专利产品的设计人要求确认ZL03327550.5外观设计专利权归其所有没有相应的法律依据尽管Brenner国际公司提供的证据能够证明其在陆建新专利申请日前已经设计了专利产品,陆建新的专利设计来源于Brenner国际公司提供给陆建新的设计图纸和委托加工的产品样品,双方贸易合同中也约定了产品及模具的所有权归Brenner国际公司,不得用于其他目的根据我国专利法的规定,上述情形并不能直接认定专利权归属于Brenner国际公司。故Brenner国际公司请求专利权归其所有的诉请没有法律依据支持,依法应予驳回。

律 师 评 析
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专利权权属纠纷案件的审理范围

专利权权属纠纷,是指一项发明创造被正式授予专利权之后,当事人之间就谁应当是该发明创造的真正权利人而发生的争议。这类纠纷是获得专利权的人可能不是实际权利人,致使实际权利人向人民法院起诉,要求享有专利权从而形成民事诉讼法上的确认之诉。

本案中,法院认定根据Brenner国际公司提供的一系列证据能够证明其在陆建新专利申请日前已经委托柯林公司设计了专利产品,陆建新的专利设计来源于Brenner国际公司提供给陆建新的设计图纸和委托加工的产品样品,双方贸易合同中也约定了产品及模具的所有权归Brenner国际公司,不得用于其他目的事实,但以上述理由将涉案专利权直接确认为Brenner国际公司所有在法律上是存在障碍的。因为,依据《中华人民共和国专利法》及相关法律规定,专利权权属纠纷主要包括以下四类

1.发明人或者设计人把职务发明创造作为非职务发明创造,申请专利并获得专利权而引起的纠纷;或单位把非职务发明创造作为职务发明创造申请专利并获得专利权而引起的纠纷。

2.委托开发完成的发明创造,在当事人无合同约定专利权属的情况下,该发明创造被委托方申请专利并获得专利权而引起的纠纷。

3.合作开发所完成的发明创造,在无合同约定又无各方中一方声明放弃其共有的专利申请权的情况下,该发明创造被共有人中一方或几方申请专利权并获得专利权而引起的纠纷。

4.一方完成或几方共同完成的创造,被发明创造以外的人申请专利并获得专利权而引起的纠纷。这四种情形属于专利权权属纠纷的审理范围。对照本案的事实,Brenner国际公司与陆建新之间既没有用人单位与职工的关系,也不存在委托或合作进行技术开发的法律关系,故不能依据上述法律规定判定专利权归属于Brenner国际公司。

2

我国专利申请采用的是在先申请原则

从专利先申请原则考量,Brenner国际公司同样也不能获得专利权。因为,专利法是以专利权人对其发明创造专利享有独占权为基本原则的,所以一项发明创造只应授予一个专利权。日本将这一原则称之为“一发明一专利原则”,美国称为“排除重复专利原则”。当同一内容的发明创造分别由若干个单位或者个人申请专利时,只能对其中一个单位或者个人授予专利权。各国专利法对此一直存在着两种原则:

一是先发明原则。即两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,不论谁先提出专利申请,专利权授予最先完成发明的申请人。目前,只有美国和菲律宾采用先发明原则。

二是先申请原则。即两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,不管是谁最先完成的发明,专利权授予最先提出专利申请的申请人。世界上绝大多数国家都采用先申请原则,包括我国。因此,在陆建新先申请专利并获得授权的情况下,Brenner国际公司再以发明人或设计人的身份主张专利权属是不符合我国法律规定的,其至多享有在专利文件中写明自己是发明人或者设计人的权利。

3

给企业的启示

通过上述案例,我们发现,即使企业在委托加工合同中约定了产品所有权的归属以及保密条款,企业也并不能获得该项专利权,那么企业应该如何做才能最大限度地保护好自身利益呢?对此,我们建议:

1、企业的研发设计,如果不是特别核心的技术(通过反向工程或其他手段不容易被破解的核心技术我们建议通过商业秘密进行保护),尤其是可以申请外观设计专利的,应该及早申请专利,通过专利这种独占权进行保护。

2、如果属于较为核心的技术,企业不准备通过申请专利进行保护,则须在委托合同中约定保密条款,并约定较高金额的违约金。

3、如果发生上述案件的情形,不应通过专利权权属纠纷来维护自己的权益,而应选择商业秘密侵权之诉或对方违反保密条款的违约之诉来维护委托方的合法权益。就上述案件来言,虽然Brenner国际公司的技术告知了陆建新,但因为约定了保密条款,故并不意味着公开变成了公知技术,Brenner国际公司依然可以主张是商业秘密。而陆建新的行为完全符合《反不正当竞争法》第9条的规定,属于侵犯商业秘密的行为,Brenner国际公司完全可以侵犯商业秘密为由要求陆建新及亨迪公司承担责任;或者要求亨迪公司承担违约责任。



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